第一，商標權的地域性

在討論馳名商標之前，有必要回顧一下知識產(chǎn)權的一個普遍特征——地域性。由于商標權屬于知識產(chǎn)權的多種形式之一，自然需要討論商標權的地域性。事實上，中國對馳名商標的理解模糊不清，與商標權的地域性直接相關，或者說是根據(jù)公約延伸的馳名商標保護與傳統(tǒng)成員國商標權地域性理論沖突的結果。此外，進一步的研究發(fā)現(xiàn)，它們之間的沖突不僅發(fā)生在中國，也存在于其他公約成員國。

知識產(chǎn)權的地域性特征與起源于封建社會的地方官員、君主或國家的特權有關。特權只在官員、君主或國家的權力所及的地區(qū)有效，如果超出這些地區(qū)，特權將停止有效。后來，隨著社會的發(fā)展，知識產(chǎn)權從特權演變?yōu)楹戏ǖ拿袷聶嗬?，但其地域性特征得以保留。知識產(chǎn)權只能根據(jù)某個國家的法律產(chǎn)生，只能在該國法律管轄范圍內(nèi)有效。

我國商標法規(guī)定，商標局注冊的商標享有注冊商標專用權，受法律保護。根據(jù)該條規(guī)定，我國注冊商標專用權采用在先注冊原則，即商標專用權授予第一個申請注冊的人。經(jīng)商標局注冊后:

注冊人在中國享有注冊商標專用權，并可以依照中國法律的規(guī)定授權他人使用其商標；

如其商標權受到侵犯，可根據(jù)中國法律尋求行政或司法救濟。

但隨著中國加入《保護工業(yè)產(chǎn)權巴黎公約》(以下簡稱《巴黎公約》)和《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》(以下簡稱《TRIPS協(xié)議》)，兩個公約對馳名商標的保護要求要求中國法律保護未注冊的馳名商標，因此2001年修改《商標法》，將馳名商標保護納入其中。

二、馳名商標的起源和含義以及與商標地域性的沖突

國際公約的規(guī)定

1883年簽署的巴黎公約是馳名商標保護的起源。具體而言，是《公約》第六條之二:

(1)本聯(lián)盟各國承諾，如果其本國法律允許，拒絕或取消注冊，并禁止使用商標注冊或使用國主管當局認為馳名并用于相同或類似商品的商標，這些商標構成復制、模仿或翻譯，容易造成混淆。當商標的主要部分構成對上述馳名商標的復制或者模仿，容易造成混淆時，也應當適用這些規(guī)定。

(2)自注冊之日起至少五年內(nèi)，應允許提出撤銷該商標的請求。本聯(lián)盟各國可規(guī)定一個期限，在此期限內(nèi)必須提出禁止使用的請求。

(三)對惡意注冊或者使用的商標，申請注銷注冊或者禁止使用，不受期限限制。

從"的措辭來看，對本文開頭提出的問題的回答似乎是否定的...使用國主管機關認為該商標在該國馳名”在公約中文文本中，因為很難證明在外國馳名的商標在中國可能不馳名。

但是，在談到巴黎公約對馳名商標的特殊保護時，鄭教授闡述如下:

各成員國的國內(nèi)法必須禁止將相同或類似的商標用作成員國的任何馳名商標，并應拒絕此類商標的注冊申請；

經(jīng)核準注冊的，發(fā)現(xiàn)與[著名商標重復的，予以撤銷。

從本段的論述來看，一個馳名商標在被認定的國家是否馳名似乎并不重要。只要是在一個成員國知名的商標，自然會在另一個成員國享受特殊保護待遇。如果巴黎公約有這個意思，那么本文提出的問題應該是肯定的。

《巴黎公約》的簽字文本為法文，正式文本為英文、德文、意大利文和其他語文，由總干事與相關政府協(xié)商后指定。同時，為了找到答案，筆者查閱了世界知識產(chǎn)權組織官方網(wǎng)站上的《巴黎公約》英文文本。也許是作者英語水平有限，感覺語言模糊，無法清晰判斷這個問題的答案。在研究美國《巴黎公約》確立的馳名商標法律時，發(fā)現(xiàn)我國對馳名商標法律的解釋與我國不同，這將在后面的章節(jié)中詳細闡述。

(二)認定中國馳名商標的做法

為響應中國加入《巴黎公約》和《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》的承諾，中國商標法對馳名商標規(guī)定了特殊保護:

申請注冊的相同或者近似商品的商標是他人未在中國注冊的馳名商標，容易造成混淆的，不予注冊，禁止使用；注冊馳名商標的保護延伸至不同的商品或服務。

同時，我國商標法列舉了認定馳名商標應參考的諸多要素。

我國采用“被動保護、案例認定”的原則認定馳名商標。在這一原則下，只有在發(fā)生商標侵權、商標異議、復審等糾紛的情況下，當事人才能根據(jù)案件的需要，確定所涉及的商標是否為馳名商標，是否符合商標法的要求。知名商標可以通過工商局日常執(zhí)法程序認定，也可以通過人民法院訴訟程序認定。

值得注意的是，我國商標法沒有給出馳名商標的完整定義，也不清楚是否應該堅持限制中國大陸商標法第十四條所列的馳名因素。國家工商行政管理局認定的馳名商標明確規(guī)定如下:

相關公眾廣為人知，在國內(nèi)享有較高聲譽的商標。

在司法界，似乎主流意見傾向于在訴訟中認定馳名商標，將馳名因素的審查限制在中國。例如:

北京市高級人民法院知識產(chǎn)權局采用的認定標準與工商局對馳名商標的定義一致，區(qū)域標準僅限于Mainland China。進一步明確“商標雖然在國外有長期的聲譽，但在國內(nèi)沒有實際使用的，不應當被承認?！?/p>

無獨有偶，武漢市中級人民法院第三人民法院支持馳名商標保護的地域原則，認為“馳名商標必須在中國大陸貿(mào)易區(qū)享有較高聲譽；必須讓相關公眾廣泛知曉?！?/p>

青海省高級人民法院的法官也認為:“馳名商標必須在本國馳名，強調(diào)判斷一個商標是否馳名，不應以該商標在國際市場上是否馳名為依據(jù)。如果一個商標在國際上知名，但在某一特定國家知名度不高，該國可能不承認該商標為馳名商標?！?/p>

當然，與上述觀點也有不同的理解:

一些法官認為，“使用不是認定馳名商標的必要前提?！?/p>

比如上海市高級人民法院審理的星巴克馳名商標案的判決。

在認定馳名商標時，該所采用了大量的國外證據(jù)，包括涉案商標在國外的經(jīng)營、注冊和公示情況。對涉案商標在境外經(jīng)營、注冊、公示證據(jù)的認可，體現(xiàn)了初審法院對商標地域性原則的限制。

(三)在美國保護外國馳名商標的做法

地域性原則也是美國商標法的基礎，美國法中商標權的設立采用先用原則。與中國不同，美國加入的國際公約不能自動轉化為國內(nèi)法，轉化需要經(jīng)過國會的立法程序。美國對《巴黎公約》的采納反映在《蒙特利爾議定書》第44章的B段中，大致意思是:

美國加入的商標或不公平競爭國際公約的公民或法人可根據(jù)本章尋求法律救濟。

顯然，就像巴黎公約本身一樣，《蘭哈姆法案》并沒有根據(jù)巴黎公約對如何保護馳名商標做出具體規(guī)定，也在美國聯(lián)邦法院不同巡回區(qū)和學術界引起了爭議。

一些學者在提到西方知識主義規(guī)則時使用的語言非常清楚:

具體來說，《巴黎公約》第6條之二創(chuàng)立了《馳名商標法》，允許外國馳名商標所有人對另一成員國公民使用相同或類似商業(yè)名稱提起侵權訴訟。無論商標是否在侵權人所在國直接注冊或使用，商標持有人均可主張該權利。

1.沃維爾訴蒙馬特公司案

《蘭哈姆法案》通過后，美國法院早期涉及外國馳名商標的案件是沃維爾訴蒙馬特公司案；

1959年由紐約州法院審理。此案涉及一家名為馬克西姆餐廳的法國餐廳，這家餐廳在法國很有名。該餐廳于1893年首次開業(yè)，開業(yè)后由原告經(jīng)營宣傳，在法國享有較高聲譽。20世紀50年代末，被告在紐約市中心開了一家類似的法國餐廳，名稱相同:“Maxim's”，該店的裝修設計與原告的Maxim's相似。此前，原告并未在紐約開設同名餐廳。

紐約州法院支持原告的請求，并發(fā)布禁令，禁止被告使用馬克西姆的商標在紐約開設一家法國餐廳。法官認為被告竊取了原告商品名稱的良好聲譽。無論兩家公司之間是否存在真正的競爭，這種不良意圖都會造成公眾的困惑，淡化原告的良好聲譽，應該受到法律的禁止。雖然本案法院禁止被告使用原告在法國的知名法國餐廳的商標，但從法官的分析來看，法官實質(zhì)上是從反不正當競爭法上發(fā)布禁令，而不是直接適用《巴黎公約》中的知名商標特殊保護制度。

2.Grupo Gigantes的案例。達洛公司

Grupo Gigantes。A.Dec.V.V.Dallo & Co .案是聯(lián)邦上訴法院審理的第一起涉及《巴黎公約》馳名商標原則與商標地域性原則沖突的案件:

本案中，原告自1962年開始在墨西哥經(jīng)營連鎖食品超市，并在墨西哥注冊使用了“GIGANTE”商標。到1991年，原告已經(jīng)在墨西哥開設了100多家分支機構，其中兩家位于墨西哥-美國邊境附近和美國圣地亞哥附近。1991年8月，被告在美國圣地亞哥開設了第一家名為GIGANTEMARKET的超市，并于1996年開設了第二家同名超市。1999年，原告在加州開了兩家超市，使用的名稱與墨西哥的“GIGANTE”相同。

原告請求聯(lián)邦法院禁止被告在其超市經(jīng)營中使用“GIGANTE”，其訴因之一是《巴黎公約》對馳名商標的保護。美國法律中商標權的確定是基于在美國的在先使用，而不是世界其他國家的在先使用。如果根據(jù)商標權地域原則，美國“GIGANTE”的在先用戶是被告，則原告對爭議商標沒有優(yōu)先權。在本案判決前，沒有其他聯(lián)邦上訴法院就外國馳名商標與商標地域性原則沖突的法律問題作出判決。審理此案的第九巡回法院聯(lián)邦上訴法院的法官柯菲德在判決書中說:“但是，我們判斷，馳名商標的地域性原則是有例外的。地域性原則雖然在商標法領域是一項長期而重要的法律，但不能絕對化。沒有馳名商標例外的絕對區(qū)域法會導致消費者混淆和欺詐。”柯菲德法官也意識到，如果外國馳名商標對地域原則的例外沒有得到很好的平衡，就會導致地域原則的放棄。所以，沒有在美國使用過的國外馳名商標，如果想突破地域原則，獲得保護，商標在美國只有第二層含義是不夠的。還應該有強有力的證據(jù)證明美國大多數(shù)相關公眾都熟悉該商標。

3.Debeerslvtrademarkltdvs的案例。德貝德斯蒙德辛迪加公司。

與美國聯(lián)邦法院第九巡回法庭相比，第二巡回法庭對馳名商標原則采取了更加謹慎的態(tài)度。在debeerslvtrademarkltdvs的情況下。debeersdiamondsyndicate，Inc:

原告是一家在英國成立的公司，經(jīng)營珠寶和奢侈品的零售業(yè)務，商標是DEBEERS，這在業(yè)界是眾所周知的。然而，他們在事件發(fā)生前并沒有在美國開始商業(yè)活動。

2002年，被告向美國專利商標局申請注冊商標“DEBEERSDIAMOND”并進行類似業(yè)務。原告起訴的理由之一是馳名商標法。審理此案的聯(lián)邦地區(qū)法院認識到，在馳名商標原則下，外國商標如果馳名，如果被國內(nèi)商家使用，會給消費者帶來困惑，即使沒有在美國注冊或使用，也可能仍然受到保護。然而，法院裁定原告缺乏實質(zhì)性證據(jù)證明該商標在美國使用，并拒絕發(fā)布禁令。

4.COHIBA案

第二巡回區(qū)審理的另一個案件涉及雪茄品牌“COHIBA”，該品牌在古巴和歐洲的吸煙者中享有盛譽:

本案中，原告古巴煙草公司于1969年開始銷售商標為“COHIBA”的雪茄，并在古巴注冊。自1982年以來，“COHIBA”雪茄一直在國際市場上銷售，在行業(yè)內(nèi)享有良好的聲譽。然而，由于美國在1963年對古巴實施貿(mào)易制裁，該品牌的雪茄沒有在美國銷售。被告通用雪茄公司是一家美國公司。1981年在美國首次注冊商標“COHIBA”銷售雪茄，但1987年停止使用該商標。被告在1992年再次使用該商標銷售雪茄。

之后，原告向美國第二巡回區(qū)法院提起訴訟，要求禁止被告使用“COHIBA”，訴訟理由之一是馳名商標例外。聯(lián)邦地區(qū)法院認為，雖然原告在美國不銷售“COHIBA”雪茄，但其“COHIBA”商標在被告于1992年恢復使用該商標之前是眾所周知的，因此裁定被告取消“COHIBA”商標的注冊，并禁止其使用該商標。被告對地區(qū)法院的判決提出上訴，第二巡回法院聯(lián)邦上訴法院推翻了地區(qū)法院的判決，理由是美國自1963年以來一直對古巴實施貿(mào)易禁運。同時，第二巡回上訴法院不愿意對本案中馳名商標的例外情況進行分析。

(四)其他國家對公約成員國馳名商標的保護做法

1 .巴西

根據(jù)《巴西工業(yè)產(chǎn)權法》第126條:

無論之前是否在巴西注冊或申請注冊，根據(jù)《巴黎公約》第6條第2項認定的馳名商標都應受到法律保護[36]。

在實踐中，巴西專利商標局會考慮商業(yè)活動引起的公眾對商標的認知，包括在成員國推廣商標引起的認知。顯然，《巴西工業(yè)產(chǎn)權法》將保護在其他公約成員國眾所周知但尚未在巴西注冊的商標[37]。

2.南非

由于歷史上種族隔離時期對南非實施的貿(mào)易制裁，許多國際品牌已經(jīng)停止在南非注冊和運營。當然，其結果是許多著名的品牌，如麥當勞、維多利亞的秘書處、玩具反斗城，已經(jīng)被許多南非企業(yè)注冊為[38】。南非加入Trips協(xié)議后，對馳名商標的保護自然成為國家義務。最典型的案例是麥當勞和當?shù)鼐W(wǎng)絡搶注者之間的訴訟:

麥當勞在20世紀60-80年代在南非注冊了麥當勞等商標，但由于南非種族隔離，麥當勞在南非沒有開展任何商業(yè)活動。1992年，南非當?shù)乜觳凸綣oburgers注冊了麥當勞商標(此時麥當勞注冊無效)。南非種族隔離結束后，麥當勞向南非地區(qū)法院提起訴訟，要求保護馳名商標。

南非一審法院駁回了麥當勞的主張，認為麥當勞的馳名商標證據(jù)不足，該馳名商標應在很大程度上在南非流行并被南非社會各階層所接受[[39]。麥當勞提出上訴，南非上訴法院推翻了一審法院的判決，認為馳名商標所有人應當證明其在尋求保護的國家的相關公眾中享有良好聲譽，不要求在南非實際使用和注冊。[40]

3.哥倫比亞

在由哥倫比亞國務院審理的服裝品牌貝納通的糾紛案中，哥倫比亞國務院認為，雖然貝納通商標在該國沒有實際使用，但它仍然是一個眾所周知的商標[41]。

4.阿根廷。亦作THE ARGENTINE

就弗羅梅吉里·貝爾斯而言。A . V.I Valdi，Enrique，Laley，原告使用了VACAQUER？30多年，但該商標在阿根廷沒有使用過，在那個國家也沒有商譽。被告在同一種商品上注冊了該商標，原告請求法院撤銷注冊。

法院的判決很簡單。根據(jù)被告完全近似地復制了原告的商標這一事實，法院推定被告在注冊前必須知道原告的馳名商標，并且對在先馳名商標的了解足以使法院有理由相信被告有主觀惡意，因此支持原告的請求[42]。

《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》限制了商標權的區(qū)域性原則

TRIPS協(xié)議不僅將巴黎公約確定的馳名商標保護范圍擴大到服務領域，還為成員國在認定馳名商標時參考的因素提供了原則[43]。作者認為TRIPS中文版和英文版好像不太一樣?！杜c貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》中文版第16條第2款表述如下:

在確定一個商標是否馳名時，各成員國應考慮相關部門公眾對該商標的理解程度，包括在成員中推廣該商標所獲得的理解程度[44]。

按照這種表述，似乎知識的程度僅限于尋求保護的國家的知識程度。然而，《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》英文版的中文翻譯似乎更為恰當，具體如下:

在確定一個商標是否馳名時，各成員國應考慮相關部門公眾對該商標的理解程度，包括在相關成員中推廣該商標所獲得的理解程度[45]。

英文表述“MemberConcerned”應指參與商標商業(yè)活動的成員國，而不是尋求保護的國家。因此，《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》將認定馳名商標的參考因素擴展到其他成員國的國內(nèi)商業(yè)活動。可以說，《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議》為了擴大對馳名商標的保護，限制了商標權地域性原則的適用。

(六)世界知識產(chǎn)權組織和INTA關于保護馳名商標的建議

隨著全球經(jīng)濟一體化的進程，馳名商標的跨國保護與傳統(tǒng)商標法的地域性原則之間的沖突越來越嚴重。為了解決這一問題，世界知識產(chǎn)權組織于1999年通過了《關于馳名商標保護條款的聯(lián)合建議》。聯(lián)合提案第2條列出了許多識別馳名商標的參考要素，例如:

商標使用的期限、范圍和地理區(qū)域；

在商標的任何推廣活動的持續(xù)時間、范圍和地理區(qū)域內(nèi)，應涵蓋使用該商標的商品或服務的廣告及其在展覽會上的展示。

這一建議并沒有將認定馳名商標的因素局限于尋求保護的國家，而是使用了“任何”一詞。不僅如此，該提案還特別要求成員國在認定馳名商標時不得設定以下先決條件:

1)該商標已在尋求保護的國家使用、注冊或申請注冊；

(二)該商標在申請保護的國家以外的任何司法領域已經(jīng)馳名、注冊或者申請注冊；

三)該商標在尋求保護的國家為公眾所知。

INTA是一個有130年歷史的非營利性國際非政府組織，致力于保護商標權。它在190個國家擁有5500多個商標所有人和相關行業(yè)成員。1996年9月18日，INTA董事會通過了《關于保護馳名商標的決議》，列出了認定馳名商標的參考因素:

a)在當?shù)鼗蚴澜绶秶鷥?nèi)對商標的認知數(shù)量；

b)該商標的先天或后天重要性的程度；

c)商標在當?shù)鼗蛉蚴褂没驈V告的持續(xù)時間；

d)在當?shù)鼗蚴澜绶秶鷥?nèi)獲得的商標的商業(yè)價值；

e)商標在當?shù)鼗蛉蚴褂没驈V告的地理區(qū)域；

f)在當?shù)鼗蚴澜绶秶鷥?nèi)獲得的商標質(zhì)量形象[55]。

顯然，該組織認為認定馳名商標的參考因素不應局限于當?shù)丶磳で蟊Ｗo的國家，還應參考該商標在國際上的馳名因素。

(七)關于馳名商標認定的思考

隨著科學技術的發(fā)展，特別是衛(wèi)星通信技術和互聯(lián)網(wǎng)技術的發(fā)展，地球上任何一個角落發(fā)生的事情都可以在瞬間傳播到其他地方，地球正在變成一個村莊。隨著市場一體化的加速，某個國家的品牌推廣必然會對其他國家的消費者產(chǎn)生影響。據(jù)統(tǒng)計，奧運會期間，每天約有10億人觀看比賽，世界杯平均每場比賽有5億觀眾。支持奧運會、世界杯或NBA比賽的品牌自然會在觀看國的消費者或觀眾中產(chǎn)生眾所周知的效果。隨著國際旅游業(yè)的發(fā)展，倫敦希思羅機場的廣告牌也將被前往倫敦的中國或日本消費者看到，從而建立起一種眾所周知的聯(lián)系。因此，信息技術的發(fā)展和國際市場一體化的進程給傳統(tǒng)的商標權地域性原則帶來了巨大的挑戰(zhàn)。全球市場村條件下，如果過分強調(diào)商標保護的地域性，國外馳名商標在中國得不到有效保護；進一步考慮不利于中國馳名商標在國外的保護。

國外馳名商標搶注現(xiàn)象不僅在國外普遍存在，在中國也是如此。如果你瀏覽國家商標局的信息庫，你會看到很多知名品牌不同類別申請注冊的情況。馳名商標被認定的，必須強調(diào)該商標必須在中國境內(nèi)使用。外國商標在中國自然得不到保護，有違反TRIPS協(xié)議的危險?？陀^上可能造成對搶注國外知名商標或搭便車行為的縱容，不利于誠實守信市場觀念的培養(yǎng)。

有一種觀點認為，放棄商標權的地域性會損害發(fā)展中國家的利益，在國際競爭中處于不公平的地位。一個國家完全放棄商標權的地域性是不可取的。但應考慮到世界經(jīng)濟一體化進程中馳名商標保護全球化的內(nèi)在要求和國際公約對商標權地域性原則的限制性適用趨勢，并在認定馳名商標的司法實踐中適當限制商標權的地域性。其實從另一個角度來說，一個國家要想培育自己的品牌，可能要從培育誠信的市場觀念入手，才能阻止搭便車或急功近利的擴張。建設品牌國家，要從鼓勵商標原創(chuàng)開始。

三.結論

國際經(jīng)濟一體化和馳名商標跨國保護的進程給傳統(tǒng)的商標權地域性原則帶來了巨大的挑戰(zhàn)。國際公約尤其是TRIPS協(xié)議對馳名商標的跨國保護提出了更高的要求，實質(zhì)上要求成員國在法律適用過程中適度限制商標權的地域性原則。大量成員國對馳名商標的司法實踐和國際知識產(chǎn)權組織的建議都體現(xiàn)了這一趨勢。認定馳名商標應當適當超越地域性原則，參照該商標在其他國家的馳名因素。實際使用和注冊并不是認定馳名商標的先決條件，在某一司法領域之外的廣告也可能導致該商標在該司法領域相關公眾中的高知名度。地域原則的適度限制將增加對國外馳名商標的保護，從長遠來看，這也是鼓勵創(chuàng)新和建設品牌經(jīng)濟的根本。