[案例回放]

2011年12月21日，美國愛貝國際教育有限公司(以下簡稱愛貝公司)【/h/】申請注冊“ABIE C”商標，并于2013年2月28日獲得注冊，批準教學等服務(wù)項目。在愛貝公司許可上海布萊斯教育投資有限公司(以下簡稱布萊斯公司)在中國使用“ABIE C”注冊商標并有權(quán)許可他人使用后。如遇商標侵權(quán)，布萊斯公司有權(quán)單獨起訴。2012年8月11日，布萊思公司批準Xi安玉清商務(wù)信息咨詢有限公司(以下簡稱“玉清公司”)開設(shè)愛貝國際兒童英語培訓中心，使用“ABIE”標志至2015年10月9日。

2013年12月31日，愛貝公司申請注冊“ABIE”商標，并于2016年4月7日獲得注冊。2015年9月21日，布萊斯公司致信于清公司，表示合同到期后不再授權(quán)。2016年3月，余慶公司仍使用“ABIE”標志。布萊斯公司起訴法院，請求責令玉清公司停止侵權(quán)行為；道歉，消除影響；賠償損失6萬元。余慶公司辯稱，布萊斯公司與余慶公司簽訂合同時，捏造商標，詐騙加盟商，應(yīng)解除合同；阿比埃和阿比埃。余慶公司使用的c是兩個獨立的商標，不構(gòu)成侵權(quán)。請求駁回布萊斯公司的訴訟。

經(jīng)審理，陜西省Xi市中級人民法院判決玉清公司停止侵權(quán)；布萊斯公司損失賠償(含合理費用)1.5萬元。

[不同觀點]

第一種觀點認為，布萊斯公司的訴訟主體不具備資格，是因為授權(quán)商標許可合同簽訂地點不明，未經(jīng)公證；只有經(jīng)商標局依法注冊的商標才能簽訂商標許可合同。當事人簽訂合同時，未注冊“ABIE”標志。因此，布萊斯公司存在欺詐行為，應(yīng)確認商標許可合同無效。愛貝公司于2013年12月31日提出“ABIE”商標注冊申請，2016年4月7日獲準注冊。在愛貝公司“ABIE”注冊商標申請日前，余慶公司于2012年8月11日開始使用“ABIE”標志，并享有優(yōu)先使用權(quán)。余慶公司使用的“ABIE”商標是依法取得的。既然“ABIE C”和“ABIE”可以通過國家商標局獲得商標注冊，那么它們是獨立的，不構(gòu)成近似；由于余慶公司通過商標許可合同使用了“ABIE”標志，不存在商標侵權(quán)問題，故不應(yīng)賠償布萊斯公司的損失。

第二種觀點認為，【/h/】布萊斯公司與愛貝公司在中國上海簽訂商標許可合同，獲得“ABIE C”注冊商標權(quán)。由于合同是在mainland China訂立的，不需要公證，布萊斯公司有資格作為本案的原告。作為“ABIE C”商業(yè)標識的使用者，布萊斯公司在法律不禁止未注冊商標簽訂許可合同的情況下，有權(quán)與余慶公司簽訂商標許可合同。余慶公司在布萊斯公司的授權(quán)下使用“ABIE”商業(yè)標識，該商標沒有優(yōu)先使用權(quán)。商標許可合同期滿后，玉清公司繼續(xù)在其經(jīng)營場所使用“ABIE”標志，與布萊斯公司倡導的“ABIE C”注冊商標類似，足以造成消費者混淆和誤認，侵犯“ABIE C”注冊商標權(quán)，應(yīng)承擔相應(yīng)責任。

[法官的回應(yīng)]

商標許可合同期滿后繼續(xù)使用構(gòu)成侵權(quán)

1.外國商標許可合同中原告主體資格的確認

在涉外知識產(chǎn)權(quán)案件中，當事人往往提供在中國境外形成的證據(jù)。在境外形成的證據(jù)，不經(jīng)過公證、鑒定，能否作為認定事實的依據(jù)，存在爭議。在司法實踐中，除非涉及主體資格和身份關(guān)系的證據(jù)，域外證據(jù)是否經(jīng)過公證認證程序，法院應(yīng)結(jié)合質(zhì)證意見組織當事人對證據(jù)的真實性和證明力進行質(zhì)證和核實，不經(jīng)過公證認證程序，不能直接否定證據(jù)的有效性。這里的主體資格是指當事人的主體資格，而不是合同及其他相關(guān)證據(jù)。具體到本案，布萊斯公司的主體資格是否合格，取決于愛貝公司與布萊斯公司簽訂的商標許可合同的認定。筆者認為，雖然愛貝公司與布萊斯公司簽訂的商標許可合同沒有明確簽訂，但由于愛貝公司與布萊斯公司簽訂的商標許可合同補充協(xié)議中有明確規(guī)定，雙方確認于2013年12月12日在中國上海簽訂商標許可合同。同時，即使上述商標許可合同是在中國境外訂立的，證據(jù)已經(jīng)過當事人質(zhì)證，并結(jié)合余慶公司對商標許可合同真實性無異議的質(zhì)證意見，商標許可合同無需公證。因此，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第四條第二款“在侵犯注冊商標專用權(quán)的情況下，普通許可合同的被許可人可以在商標注冊人明確授權(quán)的情況下提起訴訟”，布萊思公司在本案中有權(quán)提起訴訟，因此在本案中具備作為原告訴訟主體的資格。

2.未注冊的商標可以被其他人使用

商標標識是指帶有商標的有形載體，與商品一起進入流通領(lǐng)域，既包括注冊商標標識，也包括未注冊商標標識?！渡虡朔ā返谒氖龡l規(guī)定，商標注冊人可以通過簽訂商標許可合同，許可他人使用其注冊商標。許可人應(yīng)當對被許可人使用其注冊商標的商品質(zhì)量進行監(jiān)督。被許可人應(yīng)當保證使用注冊商標的商品質(zhì)量。這里的法律術(shù)語有“商標注冊人”、“注冊商標”等等。從字面上看，本文“商標許可合同”中的“商標”似乎僅指注冊商標。但值得注意的是，法律并沒有規(guī)定未經(jīng)注冊的商標不能被他人使用。商業(yè)活動中大量使用未注冊商標，未注冊商標被許可使用的案例很多。在申請人TEDA泰盛貿(mào)易有限公司與被申請人北京野弘達貿(mào)易有限公司商標許可合同糾紛一案中，最高人民法院認為，法律法規(guī)并未禁止未注冊商標是否可以許可給他人使用，在野弘達公司與泰盛公司簽訂的合同中，并未限制許可給泰盛公司的三個商標必須全部為注冊商標。這說明未注冊商標也可以被他人使用。在當事人意思表示真實、內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的前提下，應(yīng)當確認以未注冊商標為使用對象的商標許可合同有效。所以可以認為未注冊商標可以被他人使用。

3.未注冊商標的被許可人不享有首次使用權(quán)

《商標法》第五十九條規(guī)定，商標注冊人申請商標注冊前，他人在商標注冊人之前已經(jīng)使用與注冊商標相同或者近似的商標，并且對相同或者近似的商品有一定影響的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當?shù)膮^(qū)分標記。由此可見，商標侵權(quán)糾紛中申請商標在先使用抗辯的條件是:在注冊商標申請日之前，他人在同一商品或者類似商品上使用了與該商標注冊人在先的注冊商標相同或者近似的商標；以前使用的商標應(yīng)具有一定的影響力；被指控的侵權(quán)行為是他人在原范圍內(nèi)的使用行為；用戶應(yīng)該僅限于上一個用戶本人。具體而言，本案中，玉清公司雖然在愛北公司注冊商標“ABIE”的申請日之前使用了“ABIE”標識，但其使用是基于布萊思公司的許可，許可協(xié)議中雙方的合同地位和“ABIE”權(quán)利來源的因果關(guān)系是客觀存在的，不會因“ABIE”商標注冊的申請和授權(quán)授權(quán)授權(quán)關(guān)系形成后批準注冊的時間而發(fā)生逆轉(zhuǎn)。該公司也未能證明其為“ABIE”商標形成了獨立的品牌價值或與該公司建立了穩(wěn)定的關(guān)系。同時在其營業(yè)場所和文章中使用“ABIE”標識，也表明其服務(wù)來源指向培訓項目“愛北國際兒童英語”。因此，與許可人布萊斯公司相比，該公司沒有時間和空條件生成未注冊商標“ABIE”的在先使用權(quán)。

4.商標許可合同期滿后被許可人繼續(xù)使用構(gòu)成侵權(quán)

《商標法》第九條規(guī)定，申請注冊的商標應(yīng)當具有顯著特征，易于識別，并且不得與他人以前取得的合法權(quán)利相沖突。這說明申請注冊的商標不一定與他人預(yù)先取得的合法權(quán)利相沖突。對于申請人來說，法律不禁止在多個類別中申請與其注冊商標相同或相似的商標。否則不會出現(xiàn)《商標法》第四十二條“轉(zhuǎn)讓注冊商標的，商標注冊人應(yīng)當轉(zhuǎn)讓在同一商品上注冊的近似商標或者在類似商品上注冊的相同或者近似商標”的規(guī)定。對于注冊商標申請人以外的其他人，不得與申請人的注冊商標相沖突。具體來說，本案中，余慶公司所從事的教育培訓行業(yè)屬于本案涉及的“ABIE C”商標認可的服務(wù)類別。與本案涉及的“Abie C”商標相比，“ABIE”標識使用了“Abie C”商標的主要成分和“ABIE C”商標主要成分的字母要素。商標許可合同期滿后，玉清公司應(yīng)停止使用，但繼續(xù)在其經(jīng)營場所使用“ABIE”標志，沒有法律依據(jù)。而且“ABIE”和“ABIE C”的注冊商標類似，足以引起相關(guān)公眾對余慶公司提供的服務(wù)來源的混淆和誤解。因此，余慶公司繼續(xù)使用授權(quán)商標標識構(gòu)成侵權(quán)，應(yīng)承擔停止侵權(quán)、賠償損失等民事責任。